中國國際貿易促進委員會

技術合作法律風險不得不防

“學會防范技術合作風險,可幫助企業提高合作效率,保護自身利益。”在日前舉辦的如何防范技術合作項目的知識產權風險講座上,金誠同達高級合伙人劉微指出,通過技術合作,企業可以在保持本企業獨立性的基礎上提高自身技術層次,更好地參與國際競爭。但合作過程中層出不窮的知識產權風險卻是阻礙企業發展的重要因素。技術出資式合作項目有出資流程風險、標的技術相關風險、出資后運營風險等,需要企業警惕。

“企業用所有權出資應及時辦理所有權轉移手續,用使用權出資須考慮獨占、排他、普通許可問題。”劉微指出,出資流程風險中知識產權評估作價風險最重要。包括:技術成熟度導致的風險,替代技術導致的風險,評估標準不同導致的風險,占有率、上下游行業市場風險和技術泄露風險等。

其中,企業容易忽略協議簽署日與交割日間的過渡風險。《專利法》規定,轉讓專利申請權或者專利權的,當事人應當訂立書面合同,并在國務院專利行政部門登記。由國務院專利行政部門予以公告,專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。《商標法》規定,轉讓注冊商標經核準后,予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權。

標的技術相關風險是企業防范的核心風險。“企業需要留意交付技術不完整和不具備技術實施條件(需要特殊設備配合)的情況,確保合同中有完整性和可實施性保證條款,同時要求技術許可方有一定比例的貨幣出資。”劉微表示,還有部分技術屬于涉外市場禁入技術,國外禁止出口技術需要參考《瓦森納協定》,目前共有包括美國、日本、英國、俄羅斯等40個成員國。我國禁止或限制進口技術需要參考《外商投資法》 《外商投資準入特別管理措施(負面清單)》 《對外貿易法》《技術進出口管理條例》 《中國禁止進口限制進口技術目錄》。

此外,企業還應防止標的技術存在權屬爭議。劉微指出,權屬爭議包括標的技術分屬于不同的權利人,未獲得全部權利人許可;標的技術此前曾轉讓給第三人所有;技術研發核心成員工作調動。《專利法》規定,退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的,與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造,屬于職務發明創造。

合理的保密措施也是防止標的技術相關風險的關鍵。根據規定,權利人為防止信息泄漏所采取的與其商業價值等具體情況相適應的合理保護措施,應當認定為反不正當競爭法規定的“保密措施”。具體情形包括:限定涉密信息的知悉范圍,只對必須知悉的相關人員告知其內容;對于涉密信息載體采取加鎖等防范措施;在涉密信息的載體上標有保密標志;對于涉密信息采用密碼或者代碼等;簽訂保密協議;對于涉密的機器、廠房、車間等場所限制來訪者或者提出保密要求;確保信息秘密的其他合理措施。“企業在判定保密措施是否合理時需要考慮:保密措施必須已經實際采取,必須把商業秘密當做秘密對待以及必須針對具體的商業秘密采取措施。”劉微說。

侵犯商業秘密該如何獲得賠償?據劉微介紹,一般損害賠償條款下按照其因被侵權所受到的實際損失確定。實際損失難以計算的,按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。懲罰性賠償條款下,經營者惡意實施侵犯商業秘密行為,情節嚴重的,可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。定額賠償下,權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予權利人五百萬元以下的賠償。

此外,企業需要防范出資后的運營風險。劉微建議,企業對新的技術成果權屬有實質掌控,包括源代碼及核心技術秘密,在合作協議中約定技術成果的改進及歸屬,了解核心研發人員的團隊組成、領導力、背景。防止核心人員離職后的知識產權相關風險,企業要重視可替代核心人員的儲備和培養、離職核心人員競業禁止限制補償金的發放、核心技術資料的保管和存放、掌握核心人員離職后的動態。企業還須做好合作期限的設定,退資、退股后知識產權安排,約定股東退出方式,包括股權轉讓、減資退出、公司注銷等。

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